平成25年10月18日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成24年(ワ)第11930号 商標権侵害行為差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成25年9月4日判決
東京都港区<以下略>
原 告 有限会社キルヒー 同訴訟代理人弁護士 雪 丸 真 吾 同 亀井弘泰東京都目黒区<以下略>
被 告 株式会社ハイ・スホーツ社 同訴訟代理人弁護士 島 田 康 男 同訴訟復代理人弁護士 石 川 順 道 同 増田智史主文
 1 原告の請求をいすれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及ひ理由
第1 請求
1 主位的請求
(1) 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品 を販売し,販売のために展示し,または同商品に関する広告に同標章を付して はならない。(2) 被告は,原告に対し,4013万6800円及ひこれに対する平成24年5 月16日から支払済みまて年6分の割合による金員を支払え。(3) 上記(2)について仮執行宣言
 2 予備的請求
(1) 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品 を輸入し,販売し,販売のために展示し,または同商品に関する広告に同標章 を付してはならない。(2) 被告は,別紙被告標章目録を付した別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。
 (3) 被告は,原告に対し,182万8485円及ひこれに対する平成24年5月16日から支払済みまて年5分の割合による金員を支払え。 (4) 上記(3)について仮執行宣言第2 事案の概要
1 前提事実(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いかない。)(1) 原告は,ホウリンク用品の販売等を業とする特例有限会社てあり,被告は, 各種スホーツ用器具,部品類の販売等を業とする株式会社てある。(2) 原告と被告は,遅くとも昭和60年代には,原告か調達して準備した缶に 原告か殺菌剤てある「両性界面活性剤テコー51」(以下「テコー51」と いう。)を配合した靴用の除菌消臭剤(以下「原告消臭剤」という。)を充 填して被告に販売し,被告においてホウリンク場に小売販売する形態ての取 引を継続してきた(以下「本件取引」という。)。(3) 本件取引においては,原告か缶を調達する際に,缶のテサインについては, 被告の了解のもと,原告か製缶業者に対しテサインを指示していた。その一 つてある北海製罐株式会社(以下「北海製罐」という。)作成の昭和62年 11月27日付け「校正刷」と題する書面(甲1の1。以下「本件第1校正 刷り」という。)の品名の部分には,「ハイスホーツ555 AE420Y」 との記載かある。缶のテサイン部分(甲1の1〔2枚目〕)には,欧文字「A EROSOL」と欧文字「SHOE CLEAN」とを2段に構成した記載 と,「No.555」,被告の会社名等か記載され,「用途」の部分には, 「シュークリーンは一吹て靴及ひ靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と 記載されている。(4) また,本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面テサインてある,北海製 罐作成の1995年(平成7年)10月26日付け「校正刷」と題する書面 (甲1の2。以下「本件第2校正刷り」という。)の1枚目の品名の部分に は,「ハイ・スホーツ555 AE420YN」との記載かある。また,同 校正刷りの2枚目には,その上段に校正刷りの項目・指示事項欄かあり,そ の下段には缶表面のテサイン案か掲けられており,同テサイン案には,表面 に相当する部分に,欧文字「Shu-Fresh」,「No.555」,被 告の会社名等か記載され,裏面に相当する部分の「名称」欄には,「シュー フレッシュNo.555除菌用」と記載されている。(5) 原告と被告との本件取引については,平成10年ころまてには,被告への 製品の納入価格を巡って原被告間て対立か生しるようになったため,平成1 0年10月10日に納入された品を最後に平成10年10月29日の代金 支払をもって終了し,被告は本件取引にかかる当時の在庫商品すへてを買い 取った。(6) 本件第2校正刷り(甲1の2)の2枚目には,上段の項目・指示事項欄の 右側余白部分に,下記の内容の手書きの記載(以下「本件手書き部分」とい う。)かあり,その下に被告代表者の記名印か押されている。記
「注告 今後他社て製造する場合当社使用(名称,用途,説明文)使用出来ません。
 無断使用の場合使用料其の他を請求する
10/30 A氏下見てOK〔判決注:又は「下見てOK」〕」
(7) 被告は,原告との取引終了に当たり,ロイト株式会社(以下「ロイト」と いう。)に製造を委託して製品の納入を受け,「A-530」の品番て,品 名を「シュークリーンスフレー」とする靴用の除菌消臭剤を販売することと し,平成10年9月14日には,同社に対し5000本を発注し,販売を開始した。〔乙7の3〕
(8) その後,被告は,平成15年10月ころからは,株式会社抗菌テクノ(以下「抗菌テクノ」という。)との間て,靴用の除菌消臭スフレーてある別紙 被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の納入を受け,被告 か販売する取引を開始した。被告商品には,別紙被告標章目録記載の標章(以 下「被告標章」という。)か付されている。
 なお,抗菌テクノは,その後抗菌マイスター有限会社(以下「抗菌マイス ター」という。)に社名等を変更した。
(9) 原告代表者は,平成23年2月14日,下記の商標につき商標登録出願を 行い,同年7月29日,登録第5428667号として商標登録を受けた(以 下,「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。記
登録商標:
指定商品:第5類 消臭剤(工業用のもの及ひ身体用のものを除く。), 薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オフラート,カーセ,カフ セル,眼帯,耳帯,はんそうこう,包帯,医療用腕環,はえ
 取り紙,防虫紙,乳糖
 なお,本件商標の商標公報には,「【称呼(参考情報)】」として,「シ ュクリーン,シュ」と記載されている。〔甲7〕
(10) 原告は,平成24年4月24日,本件訴えを提起した。〔顕著な事実〕(11) 被告は,現在も被告商品を販売している。
2 本件は,原告か,被告に対し,主位的に,平成10年10月30日,本件取 引の終了に当たり,原告と被告との間て,原告は,被告に対して,それまて原 告消臭剤を充填した商品に付していた商品名「シュークリーン」や「シューフ レッシュ」を,以後,別の商品に使用しないよう約束させ,被告もこれに合意
した(以下「本件合意」という。)にもかかわらす,被告か「SHOE CLE AN」及ひ「シュークリーン」の標章を付した靴用の除菌消臭剤(被告商品) を販売しているのは,本件合意に反すると主張して,本件合意の履行請求及ひ 債務不履行に基つく損害賠償として,(1)被告標章を付した被告商品の販売等の 差止め,(2)本件合意において賠償額の予定かされたとして,これに基つく平成 10年11月1日から平成24年2月29日まての損害金3813万6800 円及ひ弁護士費用200万円の合計4013万6800円並ひにこれに対する 平成24年5月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまて商事法定利率 年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被告か被告標章を付した 被告商品を販売等する行為は,本件商標権を侵害するとして,(1)被告標章を付 した被告商品の輸入,販売等の差止め,(2)被告標章を付した被告商品の廃棄, (3)平成23年8月1日から平成24年2月29日まての使用料相当額の損害 賠償として166万8485円及ひ弁護士費用16万円の合計182万848 5円並ひにこれに対する平成24年5月16日(訴状送達の日の翌日)から支 払済みまて民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案てあ る。3 争点
(1) 主位的請求につき
ア 本件合意の存否
イ 賠償額の予定の有無及ひその額
ウ 消滅時効の成否(仮定的抗弁)
(ア) 商事消滅時効
(イ) 民事消滅時効
エ 信義則違反に基つく権利の失効の成否(仮定的抗弁)
(2) 予備的請求につき
ア 本件商標と被告標章との類否
イ 商標法26条1項2号の適用の可否
ウ 本件商標は商標登録無効審判により無効にされるへきものか
(ア) 商標法3条1項3号及ひ46条1項1号適用の可否
(イ) 商標法4条1項16号及ひ46条1項1号適用の可否 エ 権利濫用の成否オ 損害発生の有無及ひその額
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)ア(本件合意の存否)について
〔原告の主張〕
(1) 被告は,昭和60年代から,原告から原告消臭剤を充填した靴用の缶入り 除菌消臭剤を購入し,ホウリンク場等に小売するなとしてきた。原告消臭剤 を充填した商品の商品名については,原告か各取引先と協議して決めていた ところ,被告に卸す商品については「SHOE CLEAN(シュークリー ン)」「Shu-Fresh(シューフレッシュ)」なととしこれらの商品 名の入った缶を原告において用意し,内容物として原告消臭剤を充填して被 告に卸売するという取引を継続してきた。
ところか,平成10年ころまてに,被告は原告に対して,商品の卸売価格 を安くするよう求めるようになった。当時の原告からの卸売単価は,少なく とも1本250円(小売単価は380円から450円程度)てあったところ, 被告はこれを品質を落として安く製造し,卸売単価を150円から180円 程度にしてほしいと求めてきた。原告は,原告消臭剤の特長的成分てあるテ コー51を入れるための原価なとからして,そのような値引きは不可能てあ り,除菌効果や安全性の品質を落とすことはてきないとして,これを断った ところ,被告は原告から商品を購入することを止めることになった。(2) 原告と被告との間の本件取引は平成10年10月29日の代金支払をもっ て終了したところ,同月30日,原告と被告との間に,それまて原告消臭剤 を充填した商品につけていた商品名「シュークリーン」や「シューフレッシュ」を,以後,別の商品に使用しないという内容の本件合意か成立した。
 (3) したかって,被告において,被告標章を付した被告商品を販売する行為は, 本件合意に反するものてあるから,原告は,本件合意に基つく履行請求として,被告標章を付した被告商品の販売等の差止めを求める。 〔被告の主張〕(1) 〔原告の主張〕(1)について,本件取引の開始は昭和56年ころからてあるか,その余の事実は認める。
(2) 同(2)について,本件取引か平成10年10月29日の代金支払をもって終 了したことは認めるか,本件合意の存在は否認し,その余の主張についても 否認ないし争う。
 原告か本件合意の存在の証拠てあるとする本件第2校正刷り(甲1の2) 記載の本件手書き部分は,「A氏下見てOK」てはなく「A氏下見てOK」 と記載されているものてあって,何ら本件合意の存在を推認させるものてな い。本件手書き部分は,平成7年10月30日当時,本件第2校正刷り(甲 1の2)の内容について被告代表者か確認した際に押印した被告代表者の記 名印かあるのを奇貨として,その上部に,原告代表者か書き加えた内容と解 される。
(3) 同(3)は否認ないし争う。
(4) 本件取引の経緯は以下のとおりてある。
 被告は,原告消臭剤を充填した缶入り消臭剤を自社のオリシナル品の形式 て販売することを計画し,昭和59年8月ころから,「SHOE CLEA N」標章を付して販売を始めた。本件取引の形態はいわゆるOEM取引てあ り,原告はその製造に係る原告消臭剤をスフレー缶に充填し,被告の社名, 所在地,電話番号及ひ「SHOE CLEAN」標章を付して被告に納品し た。
 当初はスフレー缶に紙ラヘルを巻いていたか,昭和62年12月ころからは,スフレー缶に直接印刷するようになった。被告は自社フラントてのOEM取引にあたって,ラヘル代として従来の仕入れ価格に5円上乗せし,原告からの納品価格を単価265円とし,これを360円て販売した。自社フラントてのOEM取引てあるから,被告は自社フラントのラヘルを印刷した製品は全量引き取っていた。
上記「SHOE CLEAN」標章を付した商品の販売は平成3年初めこ ろまて行われた。「SHOE CLEAN」標章を付した商品のラヘルには, 被告の社名,所在地及ひ電話番号か表示されており,さらに被告の会社名の 頭の欧文字HSを図案化したものと欧文字「HIGH SPORTS」とを 2段に構成した標章,欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOE CL EAN」とを2段に構成した標章等か表示されていた(甲1の1〔2枚目〕)。
 平成3年2月ころになると,被告か全量を買い取りしなけれはならないための在庫負担か大きく,被告の営業に影響を与えるようになったことから,被告はOEMての取引を中止し,原告から製品を購入して,これを販売することにした。この形態の取引は平成7年12月ころまて続いた。
 平成7年ころ,被告は,再度,自社オリシナル品として販売することを計画し,平成8年1月ころから「Shu-Fresh」標章を付してホウリンク場等の貸し靴用として原告消臭剤を充填した除菌消臭剤の販売を始めた。この原告と被告との取引の形態は,いわゆるOEM取引てあり,原告は,原告消臭剤(スフレー缶入り)に被告社名,被告電話番号及ひ「Shu-Fresh」標章を表示して被告に納品した。
ホウリンク場等の貸し靴用の除菌消臭剤の販売は競争か激しかったことか ら,平成9年ころには,販売単価か300円を切るようになってきた。被告 は原告に対して卸売価格を引き下けるように依頼し,これに対応してきたか, 原告の協力は得にくくなってきていた。そこて,やむを得す,仕入先の変更 を検討するようになった。
 こうしたことから,本件取引は平成10年10月ころに中止され,同月2 9日の仕入代金の支払によって終了した。
 本件取引の経緯は上記の通りてあり,「SHOE CLEAN」標章を付 した商品の取引も「Shu-Fresh」標章を付した商品の取引もいすれ もOEM取引てあって,「SHOE CLEAN」標章も「Shu-Fre sh」標章もいすれも被告の商標てある。
 したかって,原告とのOEM取引か終了したからといって,被告か被告商 標「SHOE CLEAN」の使用について,原告から使用を禁止される理 由はないから,特段の事情のない限り,被告か原告との間て「SHOE C LEAN」商標の不使用を合意しなけれはならない理由はない。実際,被告 か「SHOE CLEAN」標章の不使用を原告との間て合意したとの事実 は存しない。被告は,平成10年10月ころの原告との「Shu-Fres h」のOEM取引の終了に伴って,被告は新たな仕入先てあるロイトとの間 て「SHOE CLEAN」商標によるOEM取引を始めている。2 争点(1)イ(賠償額の予定の有無及ひその額)について
〔原告の主張〕
(1) 「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標章を付した商品は,トイツ製除菌剤てあるテコ-51及ひ銀(Ag)を配合し,高い殺菌効果と人体への 安全性を有することを特長とし,厚生労働省の承認も得た優れた製品てある ことか周知されており,高い顧客吸引力か期待てきることから,原告はその 卸売単価を少なくとも1本250円としていた。近時,内容物は同し原告の 製品てあるものの,「快足スフレー」という別商品名て取引先か販売してい る商品については,「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標章を付し た商品ほとの顧客吸引力か期待てきないことから,原告は卸売単価を1本1 85円としている。すなわち,上記の250円と185円の差額65円は,高い顧客吸引力か期待てきる「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標 章の使用料てある。本件合意の存在を証する本件第2校正刷り(甲1の2)の本件手書き部分 には「無断使用の場合使用料,其の他を請求する」とあるか,これは使用料 その他を賠償額の予定(民法420条1項)としたものてある。(2) したかって,本件における損害賠償額は,以下の式,すなわち, 65円×本件合意か成立した日の翌日以降の被告商品累計販売本数と算定される。
 そして,原告の被告用の売上台帳(甲5)により確認てきる平成4年7月7日ないし平成10年10月10日(約75か月とみなせる)の累計販売本 数は27万5043本てあるから,そこから,本件合意か成立した日の翌日 以降の被告商品累計販売本数を推計すると,次のとおり,58万6720本 となる。 27万5043本÷75か月≒3667本(月当たりの販売本数)3667本×160か月(平成10年11月1日ないし平成24年2月2 9日まて)=58万6720本以上より,本件合意の債務不履行に基つく損害額は以下の算定式のとおり, 3813万6800円てある。65円×58万6720本=3813万6800円 (3) 弁護士費用 本件訴訟を提起し遂行するにあたり要する弁護士費用は,少なくとも金2 00万円を下らない。
(4) したかって,原告は,被告に対し,本件合意の債務不履行に基つく損害賠 償として上記(2)及ひ(3)の合計金4013万6800円及ひこれに対する本 訴状送達の日の翌日てある平成24年5月16日からから支払済みまて商事 法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。〔被告の主張〕
(1) 〔原告の主張〕(1)につき,本件合意はそもそも存在しないし,本件第2校 正刷り(甲1の2)の本件手書き部分には,そもそも賠償額の記載かない。
 したかって,原告の主張は主張自体失当てある。
(2) 原告主張の損害額についても否認ないし争う。
3 争点(1)ウ(消滅時効の成否〔仮定的抗弁〕)について
〔被告の主張〕 (1) 商事消滅時効
被告は原告主張の本件合意の存在を争うものてあるか,仮に原告主張の債 務不履行に基つく債権か存在するとしても,時効により消滅している。すなわち,原告と被告はいすれも商人てあり,商行為によって生した債務 の不履行に基つく損害賠償請求についても商法522条の適用かあり,債務 不履行によって生しる損害賠償請求権の消滅時効は,本来の債務の履行を請 求し得る時からその進行を開始するから(最高裁平成7年(オ)第2472号 同10年4月24日第二小法廷判決・裁判集民事188号263頁参照), 本件合意の不履行による原告の損害賠償請求権は,本件合意の成立日てある 平成10年10月30日から5年後の平成15年10月30日の経過によ って,商事消滅時効(商法522条)か完成している。(2) 民事消滅時効 また,本件合意の不履行による原告の損害賠償請求権は,本件合意の成立日てある平成10年10月30日から10年後の平成20年10月30日の経過によって,民事消滅時効(民法167条1項)か完成している。
 (3) 被告は,平成24年6月13日の本件第1回口頭弁論の期日において,上 記商事及ひ民事消滅時効につき援用の意思表示をした。
 〔原告の主張〕
 被告の引用する上記最高裁判決は,本来の履行請求権と損害賠償請求権か 法的に同一性を有することを前提とした判例てあって,本件のように不作為 義務に違反した結果生した損害の回復を求める事案は射程外と理解すへきて ある。
 また,仮に同判例の射程か本件に及ふとしても,「本来の債務の履行を請 求し得る時」とは,原告か被告の不使用合意違反を知ってこれを停止するよ う請求することか可能となった時と解すへきてある。原告か被告の違反を知 ったのは平成22年ころて,本件訴訟提起より5年以内てあり,消滅時効か 成立することはない。
4 争点(1)エ(信義則に基つく権利の失効の成否〔仮定的抗弁〕)について 〔被告の主張〕 原告からは,その主張にかかる本件合意の成立後,10年以上も被告の使用 に対し差止めないし損害賠償請求かなかったものてある。そうすると,仮に本 件合意か存在するとしても,平成10年10月30日の合意成立の日から既に 10年以上を経過しており,その間,被告は,その合意の成立にかかわらす, 平成10年10月30日以降も「SHOE CLEAN」標章を使用している ところ,原告は当業者てあるから,被告か「SHOE CLEAN」標章を使 用していることを知っていたはすてあるにもかかわらす,使用差止めや損害賠 償の請求をしていない。したかって,被告は原告の権利はもはや行使されない と信するに至ったものてあり,今になって,「SHOE CLEAN」標章の 不使用の合意に基つき,その履行請求として使用差止めを請求し,損害賠償を 請求することは信義誠実の原則に反するものてあり,原告の権利は失効したも のというへきてある。
 〔原告の主張〕
 原告か被告商品の存在を知ったのは,平成22年のことてあるから,被告の上記主張は前提を欠き,理由かない。
5 争点(2)ア(本件商標と被告標章との類否)について
〔原告の主張〕 本件商標は,前記第2,1(9)のとおり,カタカナ表記て「シュ-クリーン」からなる外観を有し,これを表記に従って発音した「シュークリーン」または「シュクリーン」の称呼を有する。
 これに対して,被告標章も,ローマ字表記て「SHOE CLEAN」,カタカナ表記て「シュークリーン」からなる外観を有し,「シュークリーン」の称呼を有する。
 したかって,被告標章は本件商標と同一あるいは少なくとも類似するものてある。
また,本件商標は,前記第2,1(9)のとおり,第5類を指定商品とするとこ ろ,被告商品はホウリンク場の貸し靴等を用途とする消臭剤てあり,本件商標 の指定商品と同一または類似するものてある。
 被告は,現在,被告標章を被告商品に商品名として付して製造し,ホウリンク場等に販売している。
 したかって,被告の上記行為は,商標法37条1項1号により,原告の本件商標権を侵害する行為てある。
〔被告の主張〕
本件商標は,前記第2,1(9)のとおり,横書き一段の片仮名表記て「シュ- クリーン」なる外観を有し,「シュクリーン」又は「シュ」の称呼を有するか, 特段の観念は生しない。この点に関して原告は,本件商標の称呼に「シューク リーン」か含まれると主張するか,第2,1(9)の【称呼(参考情報)】の記載 と明らかに矛盾し,認められない。他方,被告標章は,横書き二段,青文字斜体のローマ字表記「SHOE」「C LEAN」からなる外観を有する標章及ひ横書き一段からなる片仮名表記「シ ュークリーン」からなるところ,いすれも「しゅーくりーん」の称呼を有し, 「SHOE」からは「靴」か,「CLEAN」からは「きれいにする,きれい になる」かそれそれ想起されることから,これらを組み合わせて表記される被 告標章は,「靴をきれいにするもの」という観念を有する。
また,本件商標と,被告標章との外観か異なることは上記から明らかてある。さらに,称呼については,本件商標の「シュ」と被告標章の「しゅーくりー ん」なる称呼との類似性はない。すなわち,本件商標の称呼は「シュクリーン」 又は「シュ」てあり,「シュ」と「クリーン」との間にある「-」はハイフンと 捉えられ,長音符(ー)とは表記上明らかに異なり,「シュクリーン」との称 呼を生しる余地はあるか,被告標章の「しゅーくりーん」なる称呼を生しる余 地はなく,明らかに称呼か異なる。
 以上によれは,本件商標と被告標章とは外観,称呼,観念のいすれにおいて も類似しない。
6 争点(2)イ(商標法26条1項2号適用の可否)について 〔被告の主張〕被告標章は被告商品の用途・品質・効能を普通に用いられる方法て表示したも のてあるから,商標法26条1項2号により,本件商標権の効力は及はない。
 すなわち,被告標章は欧文字「SHOE CLEAN」てあり,欧文字「S HOE」と欧文字「CLEAN」を結合したものてある。「SHOE」は日本 語の「靴」を表す英語てあることは,一般人に広く知られている。また,「C LEAN」は日本語の「清潔な,きれいな,汚れのない」等,「きれいに」等, 「きれいにする,きれいになる,」等,及ひ「きれいにすること」等の意味を 表す英語てあることは一般人に広く知られている。
 被告「SHOE CLEAN」標章は,ホウリンク場等の貸し靴用のスフレ ー缶入り除菌消臭剤に付されているところ,「SHOE」は被告商品の用途て ある靴用の除菌消臭剤を,「CLEAN」は被告商品の品質・効能てある「き れいな」,「きれいにする,きれいになる」,「きれいにすること」等を表示 するものてある。
 したかって,「SHOE CLEAN」標章は,「靴をきれいにする,ある いは,靴かきれいになる」等の観念を表すものてあり,更に,貸し靴用のスフ レー缶入り除菌消臭剤てある被告商品に使用されるときは被告商品の用途・品 質・効能を表すものてあり,また,被告「SHOE CLEAN」標章は被告 商品に普通に用いられる方法て表示されているから,原告の本件商標権の効力 は被告「SHOE CLEAN」標章には及はない。
 〔原告の主張〕
 被告主張のとおり,「SHOE」か日本語の「靴」を表し,「CLEAN」か日本語の「清潔な,きれいな,汚れのない」等の意味を表したとしても,例 えは後者は洗剤や磨き粉あるいは洗濯用器具,衛生用品なと様々な商品に使用 される可能性のある言葉てあり,他方,「除菌消臭剤」に一般に「CLEAN」 という商標か付されているという取引実態もないから,「SHOE CLEA N」という標章か「靴用の除菌消臭剤」という被告商品の用途や品質・効能を 普通に用いられる方法て表しているなととはいえない。
 そもそも,被告自身の主張においても,被告は同商標を「被告フラント」と してOEM取引をしていたというのてあるから,実際の取引において同商標か 自他識別力を有していたことは明らかてある。被告の主張には理由かない。7 争点(2)ウ(ア)(本件商標は商標登録無効審判により無効にされるへきものか 〔商標法3条1項3号及ひ46条1項1号適用の可否〕)について 〔被告の主張〕原告は,本件商標からは「シュークリーン」の称呼か生しるとするところ, その主張を前提とすると,本件商標は,靴の消臭剤てある商品の用途・品質・効 能を普通に用いられる方法て表示するものてあるに該当し,商標登録を受ける ことかてきないものてあったというへきてある。すなわち,原告の本件商標は 「シュークリーン」の称呼を有するとするところ,本件商標の指定商品は第5 類消臭剤等を含んていること,また,「シュー」の部分は英語の「SHOE」(称呼は「シュー」てある。)を想起させ「靴」を観念させること,「クリー ン」の部分は英語の「CLEAN」を想起させると共に日本語化していること から「きれいにする,きれいになる」,「きれいにすること」等を観念させる こと,さらに,「シュー」と「クリーン」か上記の意味を表す言葉として一般 人,取引者によく知られていることに照らして,カタカナの「シュークリーン」 か「シュー」と「クリーン」を一連に構成したものとして,靴の消臭剤に使用 される場合,「シュークリーン」商標は,商品(靴の消臭剤)の用途・品質・ 効用を表示するものてあり,また,「シュークリーン」は普通に用いられる方 法て表示するものてあるから,商標法3条1項3号に該当し,本件商標は商標 登録を受けることかてきないものてあったというへきてあるから,商標法3条 1項3号,46条1項1号の記述的表示に該当し,商標登録無効審判により無 効にされるへきものてある。 したかって,商標法39条,特許法104条の3により権利行使か制限されるというへきてある。
〔原告の主張〕
 被告は,本件商標「シュ-クリーン」からは,「靴をきれいにする,あるいは靴かきれいになる」との観念か想起されるとして,商品(靴の消臭剤)の用途・品質・効能を普通に用いられる方法て表示するものてあるから,商標法3条1項3号に違反し無効てあると主張する。
 しかし,本件商標の「シュ-」の部分か「シュ」あるいは「シュー」の称呼を有するからといって,常に英語の「SHOE」を想起させ,日本語の「靴」を想起させるとは限らない。
また,仮に被告か主張するとおり,「シュ-」か「靴」を想起させ,「クリ ーン」か「清潔な,きれいな,汚れのない」等の意味を想起させたとしても, 例えは後者は洗剤や磨き粉あるいは洗濯用器具,衛生用品なと様々な商品に使 用される可能性のある言葉てあり,他方,「除菌消臭剤」に一般に「クリーン」という商標か付されているなとという取引実態もないから,「シュ-クリーン」 という本件商標か靴用の除菌消臭剤という商品の用途や品質・効能を普通に用 いられる方法て表しているなととはいえない。
 また,被告は「SHOE CLEAN」標章を「被告フラント」としてOE M取引をしていたというのてあるから,実際の取引においてこれと同一又は類 似する本件商標か自他識別力を有することは明白てある。
 よって,本件商標か自他識別力を有していることは明らかてあって,被告の 主張には理由かない。
8 争点(2)ウ(イ)(本件商標は商標登録無効審判により無効にされるへきものか 〔商標法4条1項16号,46条1項1号適用の可否〕)について 〔被告の主張〕 上記7の被告の主張のとおり,「シュークリーン」商標からは「靴をきれい にする,あるいは,靴かきれいになる」との観念か想起されるから,本件商標 か靴の消臭剤以外の指定商品に使用される場合,取引者・需要者に靴の消臭剤 てあると誤認させるおそれかある。
 したかって,本件商標は,商標法4条1項16号に該当し,本件商標は商標 登録を受けることかてきないものてあって,商標登録無効審判により無効にさ れるへきものというへきてあるから,商標法46条1項1号,商標法39条, 特許法104条の3により権利行使か制限されるというへきてある。
 〔原告の主張〕
 上記7の原告の認否反論のとおり,本件商標から必すしも「靴をきれいにす る,あるいは靴かきれいになる」との観念か想起されるわけてはないし,まし て,取引者や一般需要者か本件商標から「靴の消臭剤」という特定の商品の用 途・品質・効能等を認識するなとというおそれはないから,本件商標に品質誤 認のおそれはなく,被告の主張には理由かない。
9 争点(2)エ(権利濫用の成否)について
〔被告の主張〕
(1) 取引経過を理由とする権利濫用
 原告は,被告か被告標章の商標登録出願を行っていないことを奇貨として 本件商標の登録出願を行い,商標登録を得た。原告と被告の間の「SHOE CLEAN」標章を付したホウリンク場等の貸し靴用の除菌消臭剤(スフレ ー缶入り)の取引はOEM取引て行われ,原告は被告に「SHOE CLE AN」標章を付してホウリンク場等の貸し靴用の除菌消臭剤(スフレー缶入 り)を単価265円て納品し,被告はこれを360円てホウリンク場等に販 売していた。
 被告はそれ以前には原告商品を単価260円て仕入れて,これを350円 て販売していたか,「SHOE CLEAN」標章を付したOEM取引を始 めるに当たっては,ラヘル代として従来の仕入れ価格に5円上乗せした。
 上記のとおり,昭和59年8月ころからの「SHOE CLEAN」標章 を付した取引はOEM取引てあるから,「SHOE CLEAN」標章は被 告の商標てあり,原告もこのことを了解していた。
 被告は「SHOE CLEAN」標章について商標登録出願をしていなか った。
被告と原告との取引は平成10年10月ころ終了したか,被告は新たな仕 入先てあるロイトとの間て「SHOE CLEAN」標章によるOEM取引 を始めており,ロイトとの間の「SHOE CLEAN」標章によるOEM 取引の終了後も,平成16年5月ころから抗菌テクノとの間て「SHOE C LEAN」標章によるOEM取引を始めている。
 原告は被告か「SHOE CLEAN」標章の登録出願を行っていないこ とを奇貨として,平成23年2月14日に本件商標の登録出願を行い,同年 7月29日に商標登録を得た。
 原告と被告との本件取引の経緯に鑑みると,OEMによって自ら被告フラ ント(「SHOE CLEAN」)を付して被告に納品しておきなから,被 告か「SHOE CLEAN」標章の登録出願を行っていないことを奇貨と して,本件商標の商標登録を得て,その商標権に基ついて被告に対して「SHOE CLEAN」標章の使用差止めを要求し,その使用に対して損害賠 償を請求することは,OEM取引の終了後てあっても,契約当事者てあった 原告と被告の間における信義側に反し,権利の濫用に当たるというへきてあ る。
(2) 商標法の制度目的に反することを理由とする権利濫用 被告に対する差止め請求及ひ損害賠償請求は商標法の制度目的に照らし許 されす,権利濫用てある。すなわち,1原告か本件商標をその登録の前後を 問わす使用していないこと,2本件商標の特殊性に照らして,これからも原 告か本件商標を使用することはないこと,3原告は被告か被告標章を使用し ているのを知りなから,これを妨害する目的をもって,本件商標の出願を行 って登録を得たものてあること,4そもそも,「SHOE CLEAN」標 章,「シュークリーン」標章は被告と原告とのOEM取引において,原告か 靴用消臭スフレーに「SHOE CLEAN」標章(カタカナ表記ては「シ ュークリーン」と表記される)を付して被告に納品したものてあり,被告は これを被告商品(シュース消臭スフレー)として販売したものてあること, 5被告は遅くとも平成10年から「SHOE CLEAN」標章(カタカナ 表記ては「シュークリーン」と表記される)を付したシュース消臭スフレー を販売してきたこと,6本件商標は特殊な態様からなるものてあるか,その ような特殊な態様による商標登録出願をしたことに商標法の趣旨に適合する 合理的な理由はなく,かえって不当な目的を有するものと認められ,特殊な 態様の本件商標を出願,登録した原告かその結果を甘受すへきてあること等 に照らして,原告か本件商標権に基ついて,被告標章の使用を差し止めるこ と及ひ商標法38条3項に基ついて使用料相当額を損害として請求すること は,商標法の制度目的に照らして許されす,被告標章か現実の取引において 果たしている商品の出所識別機能を不当に害し,商標法の趣旨に反する結果 を招来するから,権利の濫用として許されないというへきてある。〔原告の主張〕
(1) 取引経過を理由とする権利濫用に対し
 被告の主張はその前提事実に誤りかあり,理由かない。
 原被告間の従前の取引はOEM取引てはなかったし,「SHOE CLE AN」標章は原告代表者か考案して取引期間中に限って被告に使用を許可し ていたものてある。それを重々承知していたからこそ被告は同標章について 商標登録出願をしてこなかったのてある。それにもかかわらす,原告との取 引を終了させ,原告製品を購入しなくなった後も,被告は原告に無断て同標 章を使用していたのてあり,被告こそ取引相手てあった原告への信義に欠け るというへきてある。
 したかって,原告の本件商標権に基つく請求はなんら信義に反するものて はなく,また権利の濫用にも当たらない。
(2) 商標法の制度目的に反することを理由とする権利濫用に対し 原告は商標として「シュークリーン」あるいは「SHOE CLEAN」 を長年にわたり使用し,あるいは被告をはしめ取引先に使用させており,被 告の主張は前提に誤りかある。
 そして,この長年にわたって使用してきた商品名を商標登録出願する際に とのような文字,テサイン等て出願するかは,権利取得を希望する範囲等か ら,技術的,政策的な判断,工夫により行うものてある。もともと商標の表 記方法は様々なものかありうるのてあって,本件商標はことさら特殊なもの てはない。
 原告か様々な使用態様て本件商標を今後も使用し,または取引先に使用さ せる可能性は十分ある。
 もともと原被告間の取引終了に当たり,商品の内容,品質の誤認を避ける ために「シュークリーン」及ひ「シューフレッシュ」という名称を使用しな いことを合意したにもかかわらす,被告かこれに反して「シュークリーン」 標章を使用していたのてあるから,その使用を差し止めるへく,商標登録を 行って商標権を行使することはなんら不正な行為てはない。むしろ,被告の 行為のほうか,原告との従前の取引とその終了経緯からして信義に悖る行為 てある。
原告か被告との取引中「シュークリーン」または「SHOE CLEAN」 の商品名の使用を許していたのは原告商品を購入してそれを充填した商品を 被告か販売するからてあって,その取引終了後にそれらの商品名の使用を差 し止めることはなんら不当てはない。被告の使用実績は,原告の権利行使と は関係かない。
 したかって,原告の本件商標権に基つく請求はなんら信義に反するものて はなく,また権利の濫用にも当たらない。
10 争点(2)オ(損害発生の有無及ひその額)について 〔原告の主張〕(1) 使用料相当額(商標法38条3項)
上記のとおり,使用料単価65円と被告商品の販売本数の推計から,原告の 損害(使用料相当額)は次の計算式のとおり,166万8485円となる。65円×3667本(月当たりの販売本数)×7か月(登録の翌月1日てあ る平成23年8月1日から平成24年2月29日まて)=166万8485円(2) 弁護士費用 予備的請求にかかる請求の趣旨について本件訴訟を提起し遂行するにあたり要する弁護士費用は,少なくとも上記(1)の損害額の約1割てある16万円を下らない。
 (3) 合計
したかって,被告の商標権侵害に基つく原告の損害額は,上記(1)の166 万8485円と,上記(2)の16万円の合計てある182万8485円を下ら ない。
 〔被告の主張〕
 いすれも否認し争う。
第4 当裁判所の判断
1 前記第2,1の認定事実並ひに証拠(甲1~16,乙1~16,証人A〔以 下「A」という。〕,原告代表者)及ひ弁論の全趣旨によれは,以下の事実か 認められ,同認定を覆すに足りる的確な証拠はない(各段落の末尾に主要な証 拠を掲記した。)。
(1) 原告と被告は,昭和56年1月ころから,原告消臭剤を原告かスフレー缶に 充填し,これを被告に納入して被告かホウリンク場等に販売するという形態の 本件取引を開始した。本件取引を開始したころは「シューススフレー555」 との商品名て,被告は,原告から,420ミリリットル缶1本当たりの単価2 60円て仕入れていた。そのころの商品には,被告名の表示はされていない。
 〔乙5,11,証人A〕(2) 昭和59年8月ころ,被告は,原告から原告消臭剤を充填した商品の納入を 受けるに当たり,缶の表面に被告名を表示して,これを被告において販売する いわゆるOEM取引の形態をとることとした。その場合の1本当たりの原告か らの納入単価については,1本当たり5円を上乗せして,265円とした。そ のころの本件取引に係る缶入り靴消臭剤(420ミリリットル入り。以下「当 初被告商品」という。)には,上段に欧文字「AEROSOL」と欧文字「S HOE CLEAN」とを2段に構成した記載,中段に「No.555」,下 段に被告の会社名と所在地か表示されている。昭和60年5月1日現在の被告 の価格表には,「シューススフレー555(シュース用消臭剤)」と記載され ており,被告からの販売単価は360円てある。この「SHOE CLEAN」との表示をすることを考えたのは原告側てある。〔乙3,6,11,証人A〕 (3) 昭和62年ころ,被告か大阪営業所を開設したことから,これを商品の表示 に入れることとし,原告において北海製罐にテサインを依頼した。北海製罐作 成の本件第1校正刷り(甲1の1)の品名部分には,「ハイスホーツ555 AE420Y」との記載かある。また,同校正刷りの二枚目にある缶表面のテ サイン案には,当初被告商品(乙3)と同様,欧文字「AEROSOL」と欧 文字「SHOE CLEAN」とを2段に構成した記載と,「No.555」, 被告の会社名等か記載され,「用途」の部分には,「シュークリーンは一吹て 靴及ひ靴下の汗臭を化学的に分解し…」等と記載されている。〔甲1の1,乙3〕
(4) 昭和62年5月ころ,原告の関連会社てある有限会社キルヒー企画(証拠中には「有限会社キルヒ企画」との表示も散見されるか,同一会社と認められる。
 以下「キルヒー企画」という。)か製造販売していた原告消臭剤を充填した缶 入り靴消臭剤(100ミリリットル入り)には,製造販売元としてキルヒー企 画か表示されており,「AEROSOL」,「No.555」と記載されてい る。〔乙1〕(5) その後,被告は,OEM取引においては,被告において全量を買い取らなけ れはならないことから在庫負担か大きいとして,平成3年2月ころ,OEM取 引を中止することとし,当初と同しく,原告名を商品に表示して,これを被告 か納入を受けて販売することとし,これに伴い,納入単価も従前の260円に 戻った。〔乙11〕(6) しかし,被告は,平成7年ころ,再度原告からOEM取引の形態て製品の納 入を受けることとし,平成8年1月ころから,被告の会社名等を製品に表示す ることとした。その際には,以前使っていた「SHOE CLEAN」標章は 使わす,新しい商品名とすることとし,「Shu-Fresh」標章を用いる こととし,同標章は,本件取引の終了まて用いられた。上記「Shu-Fre sh」標章を付した商品は,原告からの納入単価か275円てあり,被告は,これを380円てホーリンク場等に販売した。〔乙11,証人A〕(7) 品名「ハイ・スホーツ555 AE420YN」についての,北海製罐作成 の本件第2校正刷り(甲1の2)の1枚目の品名の部分には,「ハイ・スホー ツ555 AE420YN」との記載かある。また,同校正刷りの2枚目に記 載されている缶表面のテサイン案には,表面に相当する部分に欧文字「Shu -Fresh」,「No.555」,被告の会社名等か記載され,裏面に相当 する部分の「名称」欄には,「シューフレッシュNo.555除菌用」と記載 されている他,「表示者」欄にキルヒー企画か記載されている。なお,同校正 刷り2枚目上段の項目・指示事項欄の右側余白部分に押されている被告代表者 の記名印は,被告において原告との交渉を担当していたAか押印したものてあ り,その印は,当時,被告会社の経理において保管していたものてあった。〔甲1の2,乙11,証人A〕
(8) 平成8年2月ころ,キルヒー企画か製造販売し,被告に納入していたホール用のテコー51配合の除菌スフレー(420ミリリットル入り)には,表面上 段に「FUMIGATION BY SPRAYING TEGO51 強力除 菌」と記載されている他,表面下段には大きな文字て「No.555」と記載 され,裏面下段には製造元としてキルヒー企画か表示されている。〔乙2〕(9) 原告と被告との本件取引については,価格競争の点から,被告か原告に対し 納入価格の引下けを求めることか度々あり,平成8年12月ころには,ハーケ ンとして相応の値引きをすることかあったか, 平成10年ころまてには,製 品の納入価格を巡って対立か生しるようになったため,結局,原告と被告とは 本件取引を中止することとして,平成10年10月10日に納入された品を最 後に取引を終了し,被告は在庫品のすへてを買い取った。〔甲5,乙11〕(10) 被告は,原告に替わる新たな納入元として,ロイトに製造を委託して製品 の納入を受けることとし,「A-530」の品番て,品名を「シュークリー ンスフレー」とする消臭剤を販売することとして,平成10年9月14日に は,同社に対し5000本を発注した。なお,その消臭剤にはテコー51は 配合されておらす,抗菌剤として孟宗竹エキスか配合されており,その旨表 示されている。〔乙7の3,7の5~7の8〕
(11) 原告の関連会社てあるキルヒー企画(代表者X)か,平成11年1月に, 取引先に宛てた「新春のおよろこひを申し上けます。」と題する文書には, 「弊社は長期にわたり取引してきました 株式会社ハイスホーツ社との提携 を平成10年11月末日をもって解消することとなりました。それに伴い消 臭剤 業務用シューフレッシュNo.555 66c/sも平成10年10 月26日の最終納品をもって製造を中止いたしました。弊社と致しましては, 上記製品の高い需要に応えるへく新たに レシェント.スター株式会社と提 携し,従来の製品にも増した殺菌力を持つ新商品を販売していくことになり ました。」と記載され,商品紹介として,「シューフレッシュNo.555」 と記載されている。また,「追伸:類似品か出回って居りますのてこ注意下 さい。」と記載され,その部分にはアンターラインか引かれている。〔乙9〕(12)平成11年9月に,社団法人日本フロホウリンク協会作成の「オロナミン C INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP JAPAN CUP’99」と題する冊子に掲載されているキルヒー企画の宣伝広告には, テコー51を配合した製品てあるとする「アフローチコンティショナー」と 称する商品,「ハウスホールクリーナー」と称する商品(前記(8)の商品と同 一若しくは関連商品と思われるもの),「シューフレッシュ」と称する商品 (後記(16)と同一若しくは関連商品と思われるもの)か各3本すつ陳列さ れている写真か掲けられ,それら商品のいすれにも「No.555」の記載 かあり,そのうち「シューフレッシュ」と称する商品には,筆記体て「Sh u-Fresh」と記載され,また,上記各商品か陳列されている背景には, 「AEROSOL SHOE CLEAN NO.555」との表示かされ ている。原告は,「No.555」は,シャネルの香水No.5にならって つけたものてあり,「No.555」といえは,原告の商品てあるとしてい る。〔甲8,原告代表者〕
(13)その後,被告は,平成15年10月ころからは,抗菌テクノとの間て, シュース消臭用スフレーてある「シュークリーン」の納入を受けて,これを 被告か販売する取引を開始した。抗菌テクノは,その後抗菌マイスターに社 名等を変更したか,抗菌テクノないし抗菌マイスターから納入を受けて被告 か販売しているシュース消臭スフレー「シュークリーン」についても,抗菌 剤として孟宗竹エキスか配合され,テコー51は配合されていない。〔乙8 の4~8の6〕(14) 原告代表者は,遅くとも平成22年ころまてには,被告か被告商品を販 売しているのを知ったものの,被告に対し,特段警告等の措置を採らなかっ た。〔原告代表者9,10頁〕(15) 原告代表者は,商標出願について弁理士に相談し,平成23年2月14 日に商標登録出願を行い,平成23年7月29日,登録第5428667号 として本件商標の登録を受けた。(16) 原告は,平成23年ころ,キルヒー企画か製造発売元てある,テコー5 1を使用したスフレー缶入り靴消臭剤「No.555 シューフレッシュ」 を,レシェントスター株式会社を通して販売しているところ,製品の缶には 筆記体て「Shu-Fresh」と記載されており,その宣伝文句には,「業 界No.1の信頼と実績の業務用シューススフレーNo.555シューフレ ッシュかクレートアッフして,NEWテサイン缶て登場!!」と記載され, 価格及ひ商品名についても,「シューススフレーNo.555(業務用) 価 格:1ケース(48本入)¥14,400(@300)」と表示されている。
 〔甲11〕2 争点(1)ア(主位的請求・本件合意の存否)について
(1) 原告は,平成10年10月10日の本件取引の終了時に口頭て「シューク リーン」及ひ「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨を約したか,口頭 ては不安かあったのて,同月30日,被告本社事務所にAを訪ね,被告代表 者Y(以下「Y」という。)も後ろに控えた場て,本件第2校正刷り(甲1 の2)の2枚目に本件手書き部分を記載した上,被告代表者の記名印の押印 を得て,本件合意か成立した旨主張し,それに沿う証拠(甲9)及ひ原告代 表者の供述も存する。しかし,本件合意の存在を裏付けるとして原告か提出する本件手書き部分 の内容は前記第2,1(6)記載のとおりてあるところ,わさわさ被告事務所を 訪ねて口頭の保証以上のものを得ようとし,しかも社判の押印まて求めたと するのてあれは,その場にいたとするAないしYと合意文書を作成し,ある いはAらにも記載を求めるのは容易てあるにもかかわらす,本件合意の成立 した日とされる平成10年10月30日から3年も前に作成され,しかも「S HOE CLEAN」及ひ「シュークリーン」標章とは全く関係のない,「S hu-Fresh」標章の校正刷りてある本件第2校正刷り(甲1の2)に, 自ら手書きをして社判のみの押印て済ませたとするのはいかにも不自然てあ る。そして,本件手書き部分には,「10/30」の日付かあり,他方て, 本件第2校正刷りの日付か平成7年10月26日てあることに照らすと,こ の校正刷りをAか平成7年10月30日ころに下見した際に,校正刷りの内 容を確認して了承し,原告代表者においてAから押印を得たものてあり,そ のころには,本件手書き部分の記載はなかったとの証人Aの証言には相当の 合理性かあるというへきてある。また,本件手書き部分に記載された内容自体,「注告 今後他社て製造す る場合当社使用(名称…)使用てきません。…」とするものてあって,そこ にいう「名称」か何てあるかについての記載もなく,原告と被告との間て「シ ュークリーン」及ひ「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨の合意を証 する文言てあると直ちに読める内容てはない。
 そうすると,本件手書き部分については,被告代表者の記名印か押印され た趣旨と関連せす,いつその記載かなされたかについても判然としないもの てあるから,いかなる内容を示すものか,全く明らかてはないというへきて ある。
加えて,上記認定事実によれは,原告と被告との本件取引における靴用の 除菌消臭スフレーについては,被告とのOEM取引かなされた時期において, 「SHOE CLEAN」ないし「Shu-Fresh」と表示して被告の 会社名か表示されている商品かあること,原告消臭剤を特長付けるとするテ コー51を用いた商品にはいすれも「No.555」の記載かあり,原告は その後販売した靴消臭剤に「No.555」は用いていても,被告はこれを 用いていないこと,被告か原告との本件取引を終了した後には,ロイトとの 間て直ちに「SHOE CLEAN」の商品名て靴消臭剤を販売しているこ と,その販売の事実についての調査は容易てあり,原告は類似品か販売され ているとの問題意識を平成11年当初から持っていたにもかかわらす,平成 22年に至るまて被告製品の販売の事実に気付かなかったなととしているこ と等からすると,本件取引において,少なくとも「SHOE CLEAN」 標章か原告の商品を表示するものてあって,被告の商品を表示するものては ないとの認識か当事者にあったものと認めることはてきないというへきてあ る。
 その他,原告と被告との間て本件合意かされたことについて,これを認め るに足る的確な証拠はない。
以上によれは,本件合意の存在を認めることはてきないというへきてある。
 (2) なお,原告は,遅くとも昭和43年ころから継続的に「シュークリーン」 という名称の商品を製造販売しており,「シュークリーン」は原告の商品を 示すものてあると主張し,それに沿う証拠として昭和43年10月15日付け「御見積書(控)」と題する書面(甲13)を提出する。しかし,原告は, 同書面に関し,その作成は同日原告によりなされたものてあるとし,同年1 1月15日に関する記載は後日の正式発注後に加筆されたものて,この昭和 43年に当初作成された文書か平成25年2月に倉庫から発見されたとし なから(証拠説明書),昭和43年当時存しないことか公知の事実てある消 費税額について記載する欄かあり,その信用性には著しい疑義かある。したかって,原告の上記主張は採用することかてきない。
(3) また,原告は,平成3年以降,「SHOE CLEAN」商標を使用して いたとし,それに沿う証拠として,甲14の1,2,甲15,16を提出す る。しかし,これらは原告代表者の手書きの売上台帳の一部らしきもの(甲 14の1,2)や,段ホール箱の校正用図面及ひ日付不明の段ホールの写真 (甲15,16)にすきす,実際の商品の販売の事実を証明するに足りない。したかって,原告の上記主張は採用することかてきない。
(4) 以上のとおり,その余の点につき判断するまてもなく,主位的請求は,理由かない。
3 争点(2)(予備的請求)について
(1) 争点(2)ア(本件商標と被告標章との類否)につき 原告は,被告標章は,本件商標と同一ないし類似し,本件商標は指定商品 に消臭剤か含まれているところ,被告標章を靴消臭剤てある被告商品に付し て使用することは,本件商標権を侵害する旨主張する。
 被告商品は靴消臭剤てあるところ,本件商標は指定商品に消臭剤を含み, これは本件商標の指定商品に含まれることから,以下,本件商標と被告標章 の同一ないし類似性について判断する。
 ところて,商標と標章の類否は,対比される標章か同一又は類似の商品・ 役務に使用された場合に,商品・役務の出所につき誤認混同を生するおそれ かあるか否かによって決すへきてあるか,それには,そのような商品・役務に使用された標章かその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すへく,しかもその商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基ついて判断すへきものてある。そして,商標と標章の外観,観念又は称呼の類似は,その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすきす,したかって,これら3点のうち類似する点かあるとしても,他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって,何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては,これを類似の標章と解することはてきないというへきてある(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁,最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)。
そこて,ます,本件商標の外観についてみると,本件商標の内容は,前記 第2,1(9)記載のとおりてあるところ,本件商標は一見すると標準文字商標 のようにも見えるか,片仮名一連表記のうち,「シュ」の後の短横棒「-」と 「クリーン」中の長横棒「-」とては長さに著しい違いかあり,前者は通常 のハイフンよりもとちらかといえは中点に近く,後者は,他の文字の横幅よ りも長くなっているという特徴かある。次に本件商標の称呼についてみると,上記本件商標の表記からすると,「ク リーン」中の長横棒「-」は,長音符(以下「後長音符」という。)と認め られるものの,「シュ」の後の短横棒「-」は,中点若しくはせいせいハイフ ン(以下「前ハイフン」という。)と認めるのか相当てある。そうすると, 本件商標の商標公報(甲7)の【称呼(参考情報)】欄における記載のとお り,本件商標の全体の称呼は「シュクリーン」てあると認めるのか相当てあ る。
 さらに,本件商標の観念についてみると,「シュクリーン」の称呼及ひその外観から,特段の観念は生しないというへきてあるか,「シュ」と短く発 音されるとしても,英語の「シュー」を連想させ,「SHOE」は靴の,「ク リーン」は英語の「CLEAN」として,清潔な,きれいな,との意味の英 語(乙10の1,2)として,それそれ我か国において広く知られているこ とからすると,靴かきれいないし清潔てあるとの観念か生しる場合はあるも のと解される。 一方,被告標章の内容は,別紙被告標章目録記載のとおりてあり,「SHOE」と「CLEAN」を2段に表記してなり,それそれの文字は右斜めに傾斜し,同一の大きさて表記されている。各文字は青色の地に細く白て縁取りかされている。上記のとおり,「SHOE」は靴の,「CLEAN」は清潔な,きれいな,との意味の英語(乙10の1,2)てあり,これは我か国において広く知られているところてあるから,被告標章の称呼は「シュークリーン」てあり,靴かきれいないし清潔てあるとの観念か生しるものというへきてある。
なお,原告は,被告商品の背面に記載された「名称」の「シュークリーン」 についても商標として使用されている旨主張するか,上記「名称」は缶の背 面に,用途,成分,内容量及ひそれらの各記載と同一の表の中に小さく併記 されたものにすきす,その他それ自体として自他識別機能を果たすものはな いから,商標として使用されたものは存しないと解される。
 以上を前提とすると,被告標章は,観念において,靴かきれいないし清潔てあるとの観念か生しる場合かあることについて本件商標と共通する部分かあるとしても,靴かきれいないし清潔てあるとの観念は靴用の除菌消臭剤においては一般的なものてあること,外観において,欧文字2段から成り,傾斜して縁取り等もされた被告標章と,片仮名一連表記から成り,しかも前ハイフンと後長音符の長さか著しく異なるという特徴を有する本件商標とては明らかに異なる印象を与えること,称呼についても相当に異なること,以上 を総合して全体的に考察すると,本件商標と被告商標とは十分識別可能てあ って同一ないし類似するものてないというへきてある。
したかって,原告の上記主張は理由かないというへきてある。
 (2) 争点(2)エ(権利濫用の成否)につき なお,事案に鑑み,原告の権利行使か権利の濫用に当たるかについても当 裁判所の判断を示すこととする。
上記認定事実によれは,本件取引にかかる靴用除菌消臭スフレーを示す「S HOE CLEAN」については,それまて「シューススフレー555」と の商品名てあったものにつき,被告とのOEM取引を開始するに当たり表示 することとされ,その缶には被告の会社名か表示されていたものてあり,缶 の裏面にも「シュークリーンは」と表示されて「シュークリーン」は被告の 商品を示すことか明らかとなったものてある。そして,本件取引終了後に, 原告は,「No.555」及ひ「Shu-Fresh」ないし「シューフレ ッシュ」の商品名て除菌消臭剤を販売しているところからすると,被告標章 にかかる「SHOE CLEAN」については,原告と被告との間ては被告 商品を示すものとして扱われていたとみられるところてある。
 原告は,平成10年10月に本件取引を終了し,その後,「Shu-Fr esh」の商品名て靴用の除菌消臭剤を販売し,平成22年には被告商品か 販売されていることを知ったとしなからも,被告に対し何ら警告を行うこと なく,平成23年2月に至って本件商標の出願を行い,その上て本件訴訟に 及んているものてある。
 しかも,本件商標は,上記のとおり,「シュ」の後の前ハイフンと「クリ ーン」中の後長音符とては長さに著しい相違かあり,本件商標の商標公報の 【称呼(参考情報)】欄においても,その称呼は,「シュクリーン」ないし 「シュ」てあるとされているところ,原告代表者は,本件商標の称呼はあく まて「シュークリーン」てあるとし,何故本件商標のような,前ハイフンと 後長音符との間て著しい長さの差かある商標登録かされたかについては,弁 理士の判断てあり承知しないなとと供述するのみて(原告代表者23,24 頁),何ら合理的な説明をしていない。また,原告代表者は,本件商標は, まさに原告の販売する商品についての商標登録てあり,本件商標を使用して いるとしなから,本件商標の外観を備える商品販売の事実を示す証拠を提出 しない。
 そうすると,原告は,被告との間の本件取引においては,被告商品を示す ものとみられる「SHOE CLEAN」につき,被告か商標登録をしてい ないのを奇貨として,これに対して権利行使をする目的のもと,あえて原告 における販売実態のない本件商標についての登録を行い,権利行使に及んた ものと推認するのか相当てある。
 そうたとすれは,原告か,本件商標権に基つき被告に対し権利行使をする のは,権利の濫用に該当し,許されないものと解される。
(3) 以上のとおり,その余について判断するまてもなく,原告の予備的請求も, 理由かない。4 結論
 よって,原告の主位的及ひ予備的請求は,いすれも理由かないからこれらを 棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官

東海林 保
裁判官
裁判官
今井弘晃
実本滋

別紙省略
判例本文

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